Arresten IE Merken- en Handelsnaamrecht
(moeten uit het hoofd geleerd worden)
Merkenrecht
Grundig Consten (HvJ EG 1966)
Grundig had aan zijn alleenverkoper (Consten) in Frankrijk het merk ‘Gint’ overgedragen om
parallelimport van buiten Frankrijk te kunnen tegengaan. De overeenkomst waarbij het merk
Gint en de uitoefening van het merkrecht werd overgedragen is niet geoorloofd (art. 81 EG).
Centrafarm/Winthrop (HvJ EG 1974)
Merkhouder Winthrop kon zich niet verzetten tegen de invoer in Nederland door Centrafarm
van een merkgeneesmiddel dat door Winthrop in Engeland op de markt was gebracht →
indien producten in een lidstaat door of met toestemming van de rechthebbende in het verkeer
zijn gebracht, kan diezelfde rechthebbende vervolgens geen nationale IE-rechten in stelling
brengen om verhandeling van die producten in een andere lidstaat te blokkeren.
Terrapin/Terranova (HvJ EG 1976)
De Duitse onderneming Terranova maakte op grond van haar Duitse merkrechten bezwaar
tegen de inschrijving van het merk Terrapin in Duitsland door de gelijknamige Engels
onderneming → Een in een lidstaat gevestigde onderneming kan zich op grond van haar
nationale merk- en/of handelsnaamrecht verzetten tegen de invoer van producten van een
onderneming uit een andere lidstaat die daar een nationaal merk- en/of handelsnaamrecht
bezit als er verwarring kan zijn.
NB: Na het arrest Ideal Standard (zie hieronder) is niet meer vereist dat de rechten
onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan.
Ideal Standard (HvJ EG 1994)
Na (vrijwillige) volledige opsplitsing van merkrechten is géén sprake meer van toestemming
door de merkhouder die leidt tot uitputting.
Puma/Sabel (HvJ EG 1997)
Essentie: Het relevante criterium in art. 4 en 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn is
verwarringsgevaar. De toevoeging ‘inhoudende de mogelijkheid van associatie’ heeft géén
betekenis.
Casus: Puma maakte op grond van haar beeldmerk (poema), bezwaar tegen de
merkinschrijving door Sabel van een ‘springende roofkat’ als merk voor o.a. lederwaren.
Er is sprake van ‘gevaar voor verwarring’ als het publiek twee merken wegens hun
overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren → Globaal beoordeeld
→ alle relevante omstandigheden van het concrete geval → totaalindruk → rekening houden
met onderscheidende en dominerende bestanddelen → gemiddelde consument neemt merk als
geheel waar en let niet op verschillende details → verwarringsgevaar groter naarmate
onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is → als oudere merk geen bijzondere
bekendheid heeft leidt een louter begripsmatige gelijkenis tussen de merken niet tot
verwarringsgevaar.
Pagina 1 van 15
, Silhouette/Hartlauer (HvJ EG 1998)
Artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn
Essentie: Alleen als een merkproduct binnen de EU/EER met toestemming van de
merkhouder in het verkeer is gebracht is er sprake van uitputting
Casus: Hartlauer importeerde originele, uit de mode geraakte brilmonturen van het merk
Silhouette ‘parallel’ van buiten de EU/EER) Merkhouder Silhouette verzette zich daartegen.
Doel Merkenrichtlijn is werking van de interne markt verzekeren → een situatie waarin
sommige lidstaten in internationale uitputting en andere alleen in EU/EER uitputting kunnen
voorzien zou leiden tot belemmering van het vrije verkeer van goederen.
General Motors/Yplon; Chevy (HvJ EG 1999)
Artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn
Essentie: Bekendheid in een aanmerkelijk deel (van één land) van de Benelux is voldoende.
Casus: General Motors maakte op basis van haar Benelux woordmerk Chevy voor auto’s
bezwaar tegen het gebruik van het Benelux woordmerk Chevy voor schoonmaakartikelen
door Yplon.
Hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk zijn, des te
gemakkelijker zal de afbreuk kunnen worden vastgesteld.
Chiemsee (HvJ EG 1999)
Artikel 3 lid 1, sub c en lid 3 Merkenrichtlijn
Essentie: Een geografische benaming kan géén merk zijn als deze in de toekomst als
herkomstaanduiding kan worden gebruikt. Inburgering als merk is mogelijk.
Casus: Windsurfing Chiemsee maakte op basis van haar woordbeeldmerk Chiemsee voor
kleding bezwaar tegen het gebruik van de naam ‘Chiemsee’ op kleding door een bedrijf in de
omgeving van de Chiemsee (het grootste meer in Beieren).
De inschrijving van een geografische benaming als merk is verboden als de geografische
benaming in de toekomst door de betrokken onderneming als aanduiding van de
herkomstplaats van de betrokken categorie van waren kan worden gebruikt.
Een geografische benaming kan als merk worden ingeschreven als zij na gebruik geschikt is
geworden om de waar als afkomstig van een bepaald bedrijf te identificeren (onderscheidend
vermogen), want dan heeft de geografische benaming een nieuwe betekenis gekregen die niet
meer enkel beschrijvend is → bij beoordeling onderscheidend vermogen rekening houden met
marktaandeel, intensiteit en duur van het gebruik, geografische spreiding, de hoogte van de
reclamekosten en de verklaringen van de kamers van koophandel of beroepsverenigingen.
Pagina 2 van 15
(moeten uit het hoofd geleerd worden)
Merkenrecht
Grundig Consten (HvJ EG 1966)
Grundig had aan zijn alleenverkoper (Consten) in Frankrijk het merk ‘Gint’ overgedragen om
parallelimport van buiten Frankrijk te kunnen tegengaan. De overeenkomst waarbij het merk
Gint en de uitoefening van het merkrecht werd overgedragen is niet geoorloofd (art. 81 EG).
Centrafarm/Winthrop (HvJ EG 1974)
Merkhouder Winthrop kon zich niet verzetten tegen de invoer in Nederland door Centrafarm
van een merkgeneesmiddel dat door Winthrop in Engeland op de markt was gebracht →
indien producten in een lidstaat door of met toestemming van de rechthebbende in het verkeer
zijn gebracht, kan diezelfde rechthebbende vervolgens geen nationale IE-rechten in stelling
brengen om verhandeling van die producten in een andere lidstaat te blokkeren.
Terrapin/Terranova (HvJ EG 1976)
De Duitse onderneming Terranova maakte op grond van haar Duitse merkrechten bezwaar
tegen de inschrijving van het merk Terrapin in Duitsland door de gelijknamige Engels
onderneming → Een in een lidstaat gevestigde onderneming kan zich op grond van haar
nationale merk- en/of handelsnaamrecht verzetten tegen de invoer van producten van een
onderneming uit een andere lidstaat die daar een nationaal merk- en/of handelsnaamrecht
bezit als er verwarring kan zijn.
NB: Na het arrest Ideal Standard (zie hieronder) is niet meer vereist dat de rechten
onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan.
Ideal Standard (HvJ EG 1994)
Na (vrijwillige) volledige opsplitsing van merkrechten is géén sprake meer van toestemming
door de merkhouder die leidt tot uitputting.
Puma/Sabel (HvJ EG 1997)
Essentie: Het relevante criterium in art. 4 en 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn is
verwarringsgevaar. De toevoeging ‘inhoudende de mogelijkheid van associatie’ heeft géén
betekenis.
Casus: Puma maakte op grond van haar beeldmerk (poema), bezwaar tegen de
merkinschrijving door Sabel van een ‘springende roofkat’ als merk voor o.a. lederwaren.
Er is sprake van ‘gevaar voor verwarring’ als het publiek twee merken wegens hun
overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren → Globaal beoordeeld
→ alle relevante omstandigheden van het concrete geval → totaalindruk → rekening houden
met onderscheidende en dominerende bestanddelen → gemiddelde consument neemt merk als
geheel waar en let niet op verschillende details → verwarringsgevaar groter naarmate
onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is → als oudere merk geen bijzondere
bekendheid heeft leidt een louter begripsmatige gelijkenis tussen de merken niet tot
verwarringsgevaar.
Pagina 1 van 15
, Silhouette/Hartlauer (HvJ EG 1998)
Artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn
Essentie: Alleen als een merkproduct binnen de EU/EER met toestemming van de
merkhouder in het verkeer is gebracht is er sprake van uitputting
Casus: Hartlauer importeerde originele, uit de mode geraakte brilmonturen van het merk
Silhouette ‘parallel’ van buiten de EU/EER) Merkhouder Silhouette verzette zich daartegen.
Doel Merkenrichtlijn is werking van de interne markt verzekeren → een situatie waarin
sommige lidstaten in internationale uitputting en andere alleen in EU/EER uitputting kunnen
voorzien zou leiden tot belemmering van het vrije verkeer van goederen.
General Motors/Yplon; Chevy (HvJ EG 1999)
Artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn
Essentie: Bekendheid in een aanmerkelijk deel (van één land) van de Benelux is voldoende.
Casus: General Motors maakte op basis van haar Benelux woordmerk Chevy voor auto’s
bezwaar tegen het gebruik van het Benelux woordmerk Chevy voor schoonmaakartikelen
door Yplon.
Hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk zijn, des te
gemakkelijker zal de afbreuk kunnen worden vastgesteld.
Chiemsee (HvJ EG 1999)
Artikel 3 lid 1, sub c en lid 3 Merkenrichtlijn
Essentie: Een geografische benaming kan géén merk zijn als deze in de toekomst als
herkomstaanduiding kan worden gebruikt. Inburgering als merk is mogelijk.
Casus: Windsurfing Chiemsee maakte op basis van haar woordbeeldmerk Chiemsee voor
kleding bezwaar tegen het gebruik van de naam ‘Chiemsee’ op kleding door een bedrijf in de
omgeving van de Chiemsee (het grootste meer in Beieren).
De inschrijving van een geografische benaming als merk is verboden als de geografische
benaming in de toekomst door de betrokken onderneming als aanduiding van de
herkomstplaats van de betrokken categorie van waren kan worden gebruikt.
Een geografische benaming kan als merk worden ingeschreven als zij na gebruik geschikt is
geworden om de waar als afkomstig van een bepaald bedrijf te identificeren (onderscheidend
vermogen), want dan heeft de geografische benaming een nieuwe betekenis gekregen die niet
meer enkel beschrijvend is → bij beoordeling onderscheidend vermogen rekening houden met
marktaandeel, intensiteit en duur van het gebruik, geografische spreiding, de hoogte van de
reclamekosten en de verklaringen van de kamers van koophandel of beroepsverenigingen.
Pagina 2 van 15
