Werkgroepen Intellectuele Eigendom En Technische Innovatie
Werkgroep 1 Octrooirecht
1. Stellingen
Vraag. Beoordeel de tussen aanhalingstekens geplaatste tekst. Geef per zin aan of de stelling juist is. Zo ja, geef
een korte motivering; zo nee, geef dan kort aan hoe het wel is.
a) 'Met het auteursrecht, het octrooirecht en het merkenrecht wordt respectievelijk beoogd: het stimuleren
van culturele innovatie, het stimuleren van technische innovatie en het stimuleren van handelsinnovatie'
Onjuist. Met het auteursrecht wordt inderdaad onder andere beoogd om culturele innovatie te stimuleren
en met het octrooirecht het stimuleren van technische innovatie. Het merkenrecht beoogd echter niet
handelsinnovatie te stimuleren, maar markttransparantie te creëeren (HC 1). Dat is ook de reden dat het
merkenrecht in tijdsduur onbeperkt is en het auteursrecht en het octrooirecht niet. Verwarringsgevaar met
betrekking tot producten is iets wat je altijd wilt voorkomen. Een monopolie op een kunstwerk of stuk
techniek wil je niet eeuwigdurend houdend, omdat het concurrentie tegengaat (waardoor de prijzen voor
toegang hoog blijven).
b) ‘Na afloop van de octrooirechtelijke bescherming is het mogelijk om op grond van de slaafse nabootsingsleer
via 6:162 BW aanvullende bescherming te verkrijgen op een technische oplossing'
Onjuist. Het beginsel van negatieve reflexwerking brengt allereerst met zich mee dat intellectuele
eigendomsrechten niet via 6:162 BW kunstmatig kunnen worden uitgebreid (HC 1). De slaafse
nabootsingsleer biedt bescherming tegen het nabootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en
bruikbaarheid van het product niet nodig is (HR Borsumij/Stenman). Zodoende biedt de in tijdsduur
onbeperkte slaafse nabootsingsleer bescherming tegen onnodig verwarring wekken (=geen kunstmatige
uitbreiding, want andere ratio). Niet de technische oplossing is beschermd. De slaafse nabootsingsleer
beschermt veeleer de consument tegen verwarringswekkende 1 op 1 namaak die niet nodig is om dezelfde
deugdelijkheid en bruikbaarheid te bereiken. Een ander kan dus exact dezelfde technische oplossing
toepassen na afloop van het octrooi, maar dient af te zien van het overnemen van exact dezelfde
vormgeving zolang dat voor de technische oplossing niet nodig is. Omdat de slaafse nabootsing in tijdsduur
onbeperkt is, zou iemand anders een oneindig monopolie kunnen verkrijgen op een stuk techniek, dat wordt
onwenselijk geacht (zie HR Borsumij/Stenman r.o. 3.9). Zie ook: HvJEU Philips/Remington, waarin het HvJ EU
oordeelde dat techniek alleen via het Octrooirecht beschermd dient te worden.
c) 'Bij de octrooirechtelijke beoordeling van de nieuwheid speelt de vakman geen rol'
Onjuist. Net als bij de beoordeling van inventiviteit, staat ook bij de beoordeling van de nieuwheid het
perspectief van de vakman centraal. De vakman is een fictief personage (kan ook uit een team bestaan) dat
over de algemene kennis uit zijn vakgebied beschikt. Wat deze kennis precies is hangt af van het vakgebied
waarin hij opereert. Algemeen wordt aangenomen dat de algemene kennis in ieder geval uit handboeken en
literatuur bestaat. In meer gespecialiseerde gebieden kan het zo zijn dat ook de publicaties in juridische
tijdschriften of zelfs op het internet tot de algemene kennis behoren. (Kort Begrip, nr. 41-44).
Bij de beoordeling van de nieuwheid gaat het er om of de uitvinding voor de vakman uit één enkele
publicatie behorende tot de stand van de techniek (=alles wat voor de indieningsdatum openbaar is
gemaakt) direct en ondubbelzinnig voortvloeit. Als dat niet zo is, dan is de uitvinding nieuw en kan er
gekeken worden naar de inventiviteit. (Kort Begip, nr. 47)
Let op: Bij de beoordeling van de nieuwheid behoort ook de fictieve stand van de techniek tot de stand van
de techniek. Bij de verleningsprocedure van een Nederlands octrooi tellen de eerder ingediende maar nog
niet gepubliceerde Nederlandse, Europese en Internationale (PCT) octrooien mee (art. 4 lid 3 en 4 ROW). Bij
de verleningsprocedure van een Europees octrooi tellen de eerder ingediende maar nog niet gepubliceerde
Europese aanvragen mee (art. 54 lid 3 EOV).
Let op: Na verlening van een Europees octrooi kan een derde eventueel via 51 lid 2 jo. 4 lid 3 ROW ook een
nog niet gepubliceerd Nederlands octrooi inroepen tegen de nieuwheid van het Europees octrooi. Een eerder
ingediende aanvrage voor een Nederlands octrooi, die nog niet gepubliceerd is, kan zodoende toch invloed
hebben op de nieuwheid van een Europees octrooi (echter wel pas nadat het is verleend).
, d) 'Bij de beoordeling van de inventiviteit gaat het er om of de vakman op basis van zijn algemene kennis uit
een combinatie van alle gepubliceerde bronnen, waar ook ter wereld, tot de uitvinding zou komen'
Juist. Bij de beoordeling van de inventiviteit gaat het er om of de uitvinding voor de vakman voor de hand
ligt. Op basis van zijn algemene kennis dient hij uit een combinatie van alles, waar ook ter wereld
gepubliceerd (de stand van de techniek) tot de uitvinding te komen (Kort begrip, nr. 53). Het gaat er hierbij
om of de vakman tot de uitvinding zou komen, niet of hij dat zou kunnen komen (Leo Pharma/Sandoz r.o.
3.6). Vanuit gegaan wordt dat de vakman niet over enig creatief vermogen beschikt (Kort begrip, nr. 53). De
uitvinding dient dus echt voor de hand te liggen. Ligt de uitvinding voor de hand, dan is de uitvinding niet
inventief en kan er geen octrooi voor worden verkregen.
Let op: Bij de beoordeling van inventiviteit behoren de nog niet gepubliceerde octrooi-aanvragen (de fictieve
stand van de techniek) niet tot de stand van de techniek! (Kort begrip, nr. 53)
e) 'Zolang het verleende Europees octrooi voor een uitvinding nog niet is gepubliceerd in het Europees
Octrooiblad, is de uitvinding niet beschermd'
Juist. Een Europees octrooi is beschermd vanaf het moment dat de datum van verlening wordt gepubliceerd
in het Europees Octrooiblad (art. 64 EOV lid 1). Voor Nederlandse Octrooien ligt dit anders, daar geldt
namelijk het moment van verlening, niet het moment van publicatie (art. 36 lid 1 en 2 ROW).
Let op: De beschermingstermijn van 20 jaar begint echter te lopen vanaf de datum van indiening van de
aanvrage! Dus niet vanaf het moment dat de uitvinding beschermd is, maar daarvoor al (art. 49 lid 2
ROW/art. 63 lid 1 EOV).
Let op: Met het inroepen van het recht op voorrang wordt de beschermingsduur niet verlengd. De
beschermingstermijn vangt aan wanneer je de aanvrage doet (indieningsdatum), niet vanaf je eerdere
aanvrage die de basis van jouw prioriteitsrecht is (prioriteitsdatum). Zie art. 89 EOV/art. 9 lid 4 ROW.
2. Casus
Bayer is houdster van een Nederlands werkwijzeoctrooi voor de verkrijging van het geneesmiddel Activopur.
Het octrooi werd op 21 maart 2013 aangevraagd en op 21 maart 2015 verleend. De centrale claim in het
daaraan ten grondslag liggende octrooischrift betreft een
‘oxidatie bij aanwezigheid van een rutheniumzout tot het 6ß,7ß;15ß,16ß-dimethyleen-5ß-hydroxy-3-
oxo-17α-androstaan-21,17-carbolacton (ZK 90965) en hierop volgende watersplitsing.’
Door deze chemische reactie wordt het mogelijk Activopur op een goedkope manier te verkrijgen. Bayer is dan
ook op basis van het octrooi in korte tijd marktleider geworden.
De vroegere marktleider Sandoz vindt dit vervelend. Sandoz verricht daarom onderzoek om erachter te komen
of de centrale oxidatiestap met daarop volgende watersplitsing wellicht ook met een ander zout tot stand kan
worden gebracht. Na langdurige tests waarin Sandoz ruim duizend keer de beschermde werkwijze van Bayer
heeft toegepast, komt Sandoz uiteindelijk erachter dat in plaats van een rutheniumzout een specifiek zout
gebruikt kan worden dat Sandoz reeds vóór 21 maart 2013 had ontwikkeld en intern had toegepast. Sandoz
noemt dit zout ‘tempo’. Sandoz heeft tempo altijd geheim gehouden.
Door de toepassing van tempo is Sandoz in staat om het concurrerende geneesmiddel Puroactur te
ontwikkelen en op 1 januari 2016 op de markt te brengen. Voor de vervaardiging van Puroactur volgt Sandoz
de technische stappen van de geoctrooieerde werkwijze van Bayer. In plaats van rutheniumzout gebruikt
Sandoz echter haar eigen zout tempo. Om de verkoop van Puroactur voor te bereiden had Sandoz reeds op 1
november 2015 een vergunning van het College ter beoordeling van geneesmiddelen ontvangen. Het
benodigde bewijs voor de goede werking van Puroactur kon Sandoz op basis van haar eerdere tests zonder
problemen leveren. Sandoz kon met name de testresultaten gebruiken die zij tijdens de interne tests van de
geoctrooieerde werkwijze van Bayer had verkregen.
Bayer is van mening dat Sandoz door de vervaardiging en verhandeling van Puroactur inbreuk maakt op haar
werkwijzeoctrooi. Sandoz voert verweer door te betogen dat van inbreuk geen sprake kan zijn, aangezien zij in
plaats van rutheniumzout haar eigen zout tempo gebruikt. Verder is volgens Sandoz sprake van een recht van
Werkgroep 1 Octrooirecht
1. Stellingen
Vraag. Beoordeel de tussen aanhalingstekens geplaatste tekst. Geef per zin aan of de stelling juist is. Zo ja, geef
een korte motivering; zo nee, geef dan kort aan hoe het wel is.
a) 'Met het auteursrecht, het octrooirecht en het merkenrecht wordt respectievelijk beoogd: het stimuleren
van culturele innovatie, het stimuleren van technische innovatie en het stimuleren van handelsinnovatie'
Onjuist. Met het auteursrecht wordt inderdaad onder andere beoogd om culturele innovatie te stimuleren
en met het octrooirecht het stimuleren van technische innovatie. Het merkenrecht beoogd echter niet
handelsinnovatie te stimuleren, maar markttransparantie te creëeren (HC 1). Dat is ook de reden dat het
merkenrecht in tijdsduur onbeperkt is en het auteursrecht en het octrooirecht niet. Verwarringsgevaar met
betrekking tot producten is iets wat je altijd wilt voorkomen. Een monopolie op een kunstwerk of stuk
techniek wil je niet eeuwigdurend houdend, omdat het concurrentie tegengaat (waardoor de prijzen voor
toegang hoog blijven).
b) ‘Na afloop van de octrooirechtelijke bescherming is het mogelijk om op grond van de slaafse nabootsingsleer
via 6:162 BW aanvullende bescherming te verkrijgen op een technische oplossing'
Onjuist. Het beginsel van negatieve reflexwerking brengt allereerst met zich mee dat intellectuele
eigendomsrechten niet via 6:162 BW kunstmatig kunnen worden uitgebreid (HC 1). De slaafse
nabootsingsleer biedt bescherming tegen het nabootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en
bruikbaarheid van het product niet nodig is (HR Borsumij/Stenman). Zodoende biedt de in tijdsduur
onbeperkte slaafse nabootsingsleer bescherming tegen onnodig verwarring wekken (=geen kunstmatige
uitbreiding, want andere ratio). Niet de technische oplossing is beschermd. De slaafse nabootsingsleer
beschermt veeleer de consument tegen verwarringswekkende 1 op 1 namaak die niet nodig is om dezelfde
deugdelijkheid en bruikbaarheid te bereiken. Een ander kan dus exact dezelfde technische oplossing
toepassen na afloop van het octrooi, maar dient af te zien van het overnemen van exact dezelfde
vormgeving zolang dat voor de technische oplossing niet nodig is. Omdat de slaafse nabootsing in tijdsduur
onbeperkt is, zou iemand anders een oneindig monopolie kunnen verkrijgen op een stuk techniek, dat wordt
onwenselijk geacht (zie HR Borsumij/Stenman r.o. 3.9). Zie ook: HvJEU Philips/Remington, waarin het HvJ EU
oordeelde dat techniek alleen via het Octrooirecht beschermd dient te worden.
c) 'Bij de octrooirechtelijke beoordeling van de nieuwheid speelt de vakman geen rol'
Onjuist. Net als bij de beoordeling van inventiviteit, staat ook bij de beoordeling van de nieuwheid het
perspectief van de vakman centraal. De vakman is een fictief personage (kan ook uit een team bestaan) dat
over de algemene kennis uit zijn vakgebied beschikt. Wat deze kennis precies is hangt af van het vakgebied
waarin hij opereert. Algemeen wordt aangenomen dat de algemene kennis in ieder geval uit handboeken en
literatuur bestaat. In meer gespecialiseerde gebieden kan het zo zijn dat ook de publicaties in juridische
tijdschriften of zelfs op het internet tot de algemene kennis behoren. (Kort Begrip, nr. 41-44).
Bij de beoordeling van de nieuwheid gaat het er om of de uitvinding voor de vakman uit één enkele
publicatie behorende tot de stand van de techniek (=alles wat voor de indieningsdatum openbaar is
gemaakt) direct en ondubbelzinnig voortvloeit. Als dat niet zo is, dan is de uitvinding nieuw en kan er
gekeken worden naar de inventiviteit. (Kort Begip, nr. 47)
Let op: Bij de beoordeling van de nieuwheid behoort ook de fictieve stand van de techniek tot de stand van
de techniek. Bij de verleningsprocedure van een Nederlands octrooi tellen de eerder ingediende maar nog
niet gepubliceerde Nederlandse, Europese en Internationale (PCT) octrooien mee (art. 4 lid 3 en 4 ROW). Bij
de verleningsprocedure van een Europees octrooi tellen de eerder ingediende maar nog niet gepubliceerde
Europese aanvragen mee (art. 54 lid 3 EOV).
Let op: Na verlening van een Europees octrooi kan een derde eventueel via 51 lid 2 jo. 4 lid 3 ROW ook een
nog niet gepubliceerd Nederlands octrooi inroepen tegen de nieuwheid van het Europees octrooi. Een eerder
ingediende aanvrage voor een Nederlands octrooi, die nog niet gepubliceerd is, kan zodoende toch invloed
hebben op de nieuwheid van een Europees octrooi (echter wel pas nadat het is verleend).
, d) 'Bij de beoordeling van de inventiviteit gaat het er om of de vakman op basis van zijn algemene kennis uit
een combinatie van alle gepubliceerde bronnen, waar ook ter wereld, tot de uitvinding zou komen'
Juist. Bij de beoordeling van de inventiviteit gaat het er om of de uitvinding voor de vakman voor de hand
ligt. Op basis van zijn algemene kennis dient hij uit een combinatie van alles, waar ook ter wereld
gepubliceerd (de stand van de techniek) tot de uitvinding te komen (Kort begrip, nr. 53). Het gaat er hierbij
om of de vakman tot de uitvinding zou komen, niet of hij dat zou kunnen komen (Leo Pharma/Sandoz r.o.
3.6). Vanuit gegaan wordt dat de vakman niet over enig creatief vermogen beschikt (Kort begrip, nr. 53). De
uitvinding dient dus echt voor de hand te liggen. Ligt de uitvinding voor de hand, dan is de uitvinding niet
inventief en kan er geen octrooi voor worden verkregen.
Let op: Bij de beoordeling van inventiviteit behoren de nog niet gepubliceerde octrooi-aanvragen (de fictieve
stand van de techniek) niet tot de stand van de techniek! (Kort begrip, nr. 53)
e) 'Zolang het verleende Europees octrooi voor een uitvinding nog niet is gepubliceerd in het Europees
Octrooiblad, is de uitvinding niet beschermd'
Juist. Een Europees octrooi is beschermd vanaf het moment dat de datum van verlening wordt gepubliceerd
in het Europees Octrooiblad (art. 64 EOV lid 1). Voor Nederlandse Octrooien ligt dit anders, daar geldt
namelijk het moment van verlening, niet het moment van publicatie (art. 36 lid 1 en 2 ROW).
Let op: De beschermingstermijn van 20 jaar begint echter te lopen vanaf de datum van indiening van de
aanvrage! Dus niet vanaf het moment dat de uitvinding beschermd is, maar daarvoor al (art. 49 lid 2
ROW/art. 63 lid 1 EOV).
Let op: Met het inroepen van het recht op voorrang wordt de beschermingsduur niet verlengd. De
beschermingstermijn vangt aan wanneer je de aanvrage doet (indieningsdatum), niet vanaf je eerdere
aanvrage die de basis van jouw prioriteitsrecht is (prioriteitsdatum). Zie art. 89 EOV/art. 9 lid 4 ROW.
2. Casus
Bayer is houdster van een Nederlands werkwijzeoctrooi voor de verkrijging van het geneesmiddel Activopur.
Het octrooi werd op 21 maart 2013 aangevraagd en op 21 maart 2015 verleend. De centrale claim in het
daaraan ten grondslag liggende octrooischrift betreft een
‘oxidatie bij aanwezigheid van een rutheniumzout tot het 6ß,7ß;15ß,16ß-dimethyleen-5ß-hydroxy-3-
oxo-17α-androstaan-21,17-carbolacton (ZK 90965) en hierop volgende watersplitsing.’
Door deze chemische reactie wordt het mogelijk Activopur op een goedkope manier te verkrijgen. Bayer is dan
ook op basis van het octrooi in korte tijd marktleider geworden.
De vroegere marktleider Sandoz vindt dit vervelend. Sandoz verricht daarom onderzoek om erachter te komen
of de centrale oxidatiestap met daarop volgende watersplitsing wellicht ook met een ander zout tot stand kan
worden gebracht. Na langdurige tests waarin Sandoz ruim duizend keer de beschermde werkwijze van Bayer
heeft toegepast, komt Sandoz uiteindelijk erachter dat in plaats van een rutheniumzout een specifiek zout
gebruikt kan worden dat Sandoz reeds vóór 21 maart 2013 had ontwikkeld en intern had toegepast. Sandoz
noemt dit zout ‘tempo’. Sandoz heeft tempo altijd geheim gehouden.
Door de toepassing van tempo is Sandoz in staat om het concurrerende geneesmiddel Puroactur te
ontwikkelen en op 1 januari 2016 op de markt te brengen. Voor de vervaardiging van Puroactur volgt Sandoz
de technische stappen van de geoctrooieerde werkwijze van Bayer. In plaats van rutheniumzout gebruikt
Sandoz echter haar eigen zout tempo. Om de verkoop van Puroactur voor te bereiden had Sandoz reeds op 1
november 2015 een vergunning van het College ter beoordeling van geneesmiddelen ontvangen. Het
benodigde bewijs voor de goede werking van Puroactur kon Sandoz op basis van haar eerdere tests zonder
problemen leveren. Sandoz kon met name de testresultaten gebruiken die zij tijdens de interne tests van de
geoctrooieerde werkwijze van Bayer had verkregen.
Bayer is van mening dat Sandoz door de vervaardiging en verhandeling van Puroactur inbreuk maakt op haar
werkwijzeoctrooi. Sandoz voert verweer door te betogen dat van inbreuk geen sprake kan zijn, aangezien zij in
plaats van rutheniumzout haar eigen zout tempo gebruikt. Verder is volgens Sandoz sprake van een recht van
